Акция 6+6 при подписке на полгода. 8(800)505-86-89
Журнал "Финансовый директор"

Лицензионный договор: существенные условия, виды

28 ноября 2019
107
Средний балл: 0 из 5
Руководитель юридической фирмы "Виноградов и партнеры"

Чтобы законно использовать чужое произведение или товарный знак нужно получить разрешение от правообладателя и заключить с ним договор, который именуется лицензионным. Часто его еще называют договором о передаче прав, или о предоставлении исключительной или простой лицензии.

Лицензионный договор - это ...

Лицензионный договор — это соглашение между автором или правообладателем и любым другим лицом, в котором прописывают кто и как может использовать чужое произведение или товарный знак, и сколько за это нужно заплатить. См. также, что такое франшиза>>

Налоговики в сделках по лицензионным договорам находят признаки взаимозависимости и доначисляют налог на прибыль. Изучите, в чем суть схемы с роялти и почему не всегда удается с ее помощью сэкономить. Используйте рекомендации по работе с лицензионными договорами. Чем рискованны роялти по лицензионным договорам

Риски компаний при выплате роялтиПри определенных обстоятельствах инспекторам удается доказать, что целью использования роялти является уклонение от уплаты налогов

Договор должен быть составлен в письменной форме и затем обязательно зарегистрирован в специальном ведомстве — Роспатенте. Обычно это занимает 2-3 месяца после подачи заявления.

Чтобы зарегистрировать договор нужно оплатить госпошлину. Размер найдете в таблице. Уточнить актуальный размер пошлин и реквизиты для их оплаты можно на официальном сайте Роспатента.

Размер пошлины, руб. Действие Комментарий
3 300  Передача прав на патенты  Первая регистрация
1 700  Последующие патенты
13 500 Передача прав на товарный знак Первая регистрация
11 500 Последующие знаки
1 000 Регистрация открытой лицензии -

Важно. Не на все обозначения можно передать права по лицензионному договору. Например, если компания не регистрировала свой логотип как товарный знак, то он будет считаться коммерческим обозначением. Права на него можно предоставить, например, по франшизе или договору аренды предприятия.

Существенные условия лицензионного договора

В договоре обязательно отражают условия о предмете, цене и способах использования объектов, на которые передают права. Если не согласовать эти пункты — договор будет считаться незаключенным.

Предмет договора должен четко описывать, что именно передают лицензиату по договору. Для того чтобы избежать каких-либо разногласий по предмету соглашения, стоит дополнительно указать реквизиты подтверждающих документов, например, номер патента или свидетельства на товарный знак.

Плохо:

Лицензионный договор

Хорошо:

Лицензионный договор

Способы, которыми разрешено использовать, например, товарный знак также стоит описывать максимально точно, чтобы в будущем не было поводов для разногласий. Перечень возможных способов использования описан в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ.

Важно. Если не указать конкретный способ использования переданного объекта интеллектуальной собственности, право на такое использование не будет предоставлено.

Помимо предмета и способов использования в договоре обязательно нужно предусмотреть условие об оплате за передаваемое право. Оплата может быть единовременной или ежемесячной, зависеть от размера прибыли или даже передаваться продукцией.

При этом предоставить права можно и без оплаты, если об этом специально написать в договоре. Единственное исключение — нельзя безвозмездно полностью передать права на произведение и товарный знак между коммерческими фирмами.

Кроме предмета, цены и способов использования стороны могут также договориться о сроке и географии действия договора.

Срок договора. Лицензионный договор заключается либо на срок не дольше чем действует исключительное право, либо, если условие о сроке отсутствует — на пять лет.

Например, если по свидетельству исключительное право на товарный знак заканчивается в 2028 году, то передать права можно только до 31 декабря 2028 года. А если в договоре ничего не будет сказано о сроке, договор, заключенный в 2021 году, автоматически будет расторгнут в 2026 году.

Территория действия. Если владелец права на условный товарный знак заявляет, что продает лицензию "эксклюзивно на город", вероятнее всего, в договор включены положения, которыми действие договора ограничено конкретным городом.

Это условие не обязательное, но если стороны его согласовали, то за пределами обозначенной в договоре территории лицензиат не вправе использовать переданные ему результаты интеллектуальной деятельности. 

ООО "Тайга" передало ООО "Пельменный завод" права на использование обозначения "Таежный пельмень" на территории Алтайского края для нанесения его на упаковки при производстве пельменей. Если ООО "Пельменный завод" решит производить свою продукцию под брендом "Таежный пельмень", например, в Новосибирской области это будет нарушением условий лицензионного договора.

Если о территории действия в договоре ничего не сказано, лицензиат может без опасений использовать результаты интеллектуальной деятельности в любом регионе страны — об этом говориться в пункте 3 статьи 1235 ГК РФ.

Некоторые объекты интеллектуальной собственности при отчуждении облагаются НДС, а некоторые освобождены от налогообложения. Такой же порядок действует и при передаче прав на использование этих объектов по лицензионным договорам. В каких случаях нужно начислить налог, а в каких не требуется, смотрите в таблице.

Скачать таблицу

Виды лицензионных договоров

Передать права по лицензионному соглашению можно несколькими способами: на условиях полной, либо неполной лицензии.

Неполная лицензия означает, что правообладатель не связан одним договором и может предоставлять права, например, на товарный знак кому пожелает и извлекать из этого прибыль.

В случае с полной лицензией договор заключается только с одним лицом — такая лицензия называется исключительной. Например, театр может заключить со сценаристом эксклюзивный договор на постановку спектакля по его работе.

Это означает, что другие театры не смогут ставить спектакли по этому сценарию. Но при этом сценарист может заключить с другим лицом договор о предоставлении прав на перевод своей работы на английский язык, или ее продажу.

Для того чтобы лицензия считалась исключительной, в договоре должна быть соответствующая оговорка. Чаще всего об этом пишут в его названии или предмете.

Важно. Заключая договор о предоставлении полной лицензии, первоначальный правообладатель уже не сможет самостоятельно распоряжаться правами в том объеме, который он передал лицензиату, если договор в этой части не содержит исключений.

Сублицензионный договор и принудительная лицензия

Кроме как по лицензионному договору получить возможность использовать результаты чьей-либо интеллектуальной деятельности, можно еще двумя способами, а именно:

  1. заключить сублицензионный договор;
  2. получить принудительную лицензию на изобретение, промышленный образец или полезную модель по решению суда. 

Сублицензия. Если лицензионный договор не запрещает заключать сублицензионные договоры, и у лицензиата есть письменное разрешение правообладателя, он вправе передавать права третьим лицам.

Чаще всего сублицензионные договоры встречаются в музыкальной сфере, или когда передаются права на программное обеспечение. Например, когда компания - разработчик программы заключает лицензионный договор с дистрибьютором, а он в дальнейшем распространяет лицензию по сублицензионным соглашениям.

Такой договор заключается в той же форме, на тот же срок, что и основной договор, и в пределах тех же прав, что были переданы лицензиату.

Принудительная лицензия. Основное отличие принудительной лицензии от остальных видов договоров в том, что получить ее можно только в судебном порядке и только в отношении промышленных образцов, полезных моделей или изобретений. 

Обратиться в суд с заявлением о предоставлении принудительной лицензии можно в двух случаях:

  1. правообладатель после получения патента не пользуется изобретением или промышленным образцом четыре, а полезной моделью три года, товары с использованием этого изобретения не распространены на рынке, и правообладатель отказался добровольно предоставить лицензию;
  2. если использование одного изобретения невозможно без получения лицензии на чужое изобретение или промышленный образец, а правообладатель отказывается предоставить такую лицензию.

В судебной практике такие ситуации можно встретить, например, в области фармакологии: производство одного лекарственного препарата невозможно без использования действующего вещества, права на которое, как на изобретение, принадлежат другой компании, и она отказывается заключить договор о предоставлении лицензии (дело № А40-166505/17-15-1481).

Запомнить:

  1. Основное внимание уделяйте предмету договора. Чем четче и подробнее он сформулирован тем лучше.
  2. Перед заключением сублицензионного договора, убедитесь, что у лицензиата есть полномочия на его заключение и согласие лицензиара.
  3. Используйте переданные права только теми способами, которые указаны в договоре — иначе правообладатель может через суд взыскать компенсацию.

logo
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

"Финансовый директор" - единственный профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами. Пройдите короткую регистрацию и получите доступ

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соц сети
Зарегистрироваться
×

Мы ещё не знакомы?
Давайте познакомимся!

Пользователи, которые зарегистрированы на сайте, имеют ряд преимуществ:
Читают статьи с закрытых материалов
Первыми узнают последние новости
Пользуются всеми возможностями сервисов

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и получить преимущества!
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Простите, что прерываем чтение

"Финансовый директор" - профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Авторские материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами находятся в закрытом доступе. Зарегистрируйтесь или войдите через соцсеть, чтобы прочитать эту статью бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войдите через соц сети
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.